¿Se puede utilizar el “hastag” de un famoso?

Ocurre con más frecuencia de la  imaginada que se incorpore un “hastag” o “mención” (# o @)  al  nombre de una persona de fama notoria en una publicación o campaña de publicidad,  sin haber solicitado la autorización de uso de dicha utilización.

El logotipo o nombre comercial tiene la categoría jurídica de marca mixta (denominativa y gráfica). La inscripción de una marca mixta en la Oficina Española de Patentes  y Marcas otorga a su titular una serie de derechos, entre ellos, el uso exclusivo de dicho logo para los productos y servicios inscritos y a su vez impide a terceros su utilización en el marco de determinadas condiciones, que son las indicadas la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).

 

Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

  1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.
  2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada., si
  3.  existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca, o cuando independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renomb
    re.
  4. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en particular:
  5. e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
  6. f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
  7. g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.
  8. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

Por otra lado el artículo 37 confiere una serie de limitaciones al titular de la marca.al disponer que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

  1. a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.
  2. b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
  3. c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.
  4. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
  5. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Existe bastante jurisprudencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea sobre la interpretación de los artículos de la Directiva de Marcas que han sido transpuestos en su totalidad a nuestra Ley de Marcas,  en el sentido de permitir el uso de logos de clientes, acreditando que se les ha prestado un servicio, pero es asunto diferente usar sus logos o nombre notorio con finalidad de lucro para tu empresa pues ello no sería un supuesto amparado por el Artículo 37 de la Ley de Marcas.

Las sanciones por usar una marca registrada depende de diversos factores, que influyen en la gravedad de la infracción. Normalmente, se impondrán una serie de consecuencias para el infractor. Hay que tener en cuenta que las indemnizaciones a percibir no solo tienen en cuenta las pérdidas que haya sufrido el dueño legítimo de la marca. El infractor también ha de hacer frente a sanciones por las ganancias que el sueño legítimo de la marca registrada haya dejado de percibir.

Para concluir hago una breve reseña de una sentencia pionera en el tema del uso del # en el Estado de California (USA), que concluyó que los hashtags no tienen, a priori, una función distintiva o marcaria, sino que sirven para etiquetar, esto es, describir o indicar el tema del que se está tratando y facilitar así su búsqueda en el marco de las redes sociales. En otras palabras, por su propia función, los hashtags no inducen a confusión sobre el origen empresarial de los productos y servicios a los que las marcas se refieren.

 

CONCLUSIONES

Pero compartiendo el criterio técnico  de Claudia Ros y Marta Baylina, debemos concluir que  “no sería prudente afirmar categóricamente que cualquier uso marcario ajeno precedido del símbolo de la almohadilla (#) es meramente descriptivo y, por tanto, legítimo en las redes sociales. La almohadilla, por ejemplo, difícilmente daría carta de legitimidad al uso de “#MarcaAjena” en un mensaje que no hablara de dicha marca y que únicamente la incluyera para aprovecharse indebidamente del tráfico que genera su reputación, máxime si se tratara de una marca notoria o renombrada”.

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